打印耗材行業典型337調查案回顧及展望
作者：段淑華 王銳 珠海智專專利商標代理有限公司
段淑華女士自1991年從事知識產權工作至今，具有豐富的企業知識產權工作經驗，曾在中國揚子集團、中興通訊及天威集團從事IP管理工作，對企業IP管理、出口產品專利風險評估、涉外知識產權糾紛預警等，尤其在如何應對美國337調查等方面積累了豐富的實務操作經驗，參與處理及協調分析了10余起美國337調查案，成功應對數起打印耗材337調查案及美國海關順利通關，還參與處理了多起國際專利糾紛。2015年被國家知識產權局評為“全國知識產權領軍人才”，同時入選全國知識產權專家庫專家。
國產打印耗材行業發展40年以來，一路披荊斬棘，取得了長足的進步。
回望來路，打印耗材行業經歷了OEM全球密集維權，例如歐美法院訴訟、AMAZON線上維權及美國337調查等，尤其是美國337調查持續頻發，威力巨大。
截至2021年6月30日，打印耗材行業共17起美國337調查(具體清單，參見文末)，其中9起頒布了普遍排除令（General Exclusion Order - GEO）。今年3月，Canon提起的兩起337調查，可能美國國際貿易委員會（USITC）會再度頒布兩個普遍排除令，如是，打印耗材行業的普遍排除令可能將會達到11個。
國內打印耗材企業，面對接連不斷的337調查，也從開始的懵懂怯生到現在的漸趨理性應對，很多經驗和教訓值得總結和思考。下面我們列舉6件打印耗材行業典型337調查案，與大家一起概要回顧。
美國337調查
美國337調查是美國國際貿易委員會（USITC）針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為開展調查，并采取制裁措施的準司法程序。制裁措施有普遍排除令、有限排除令和禁止令等。普遍排除令和有限排除令由美國海關負責執行。
普遍排除令，簡言之，“對事不對人”，無論企業是否被告或涉案，只要是涉嫌侵權的產品，不分進口產品來源地，都將被拒之于美國市場之外，GEO某種意義上可以起到“清場”的作用。
有限排除令，禁止列名被訴企業的侵權產品進入美國市場。
禁止令，禁止侵權企業從事與侵權行為有關的行為，包括禁止侵權產品在美國市場上的銷售、庫存、宣傳、廣告等。與排除令不同，禁止令不是交由美國海關執行，而是由USITC自行實施。
01 337-TA-565愛普生墨盒案
565案是打印耗材行業遭遇的第一起美國337調查。
2006年2月17日，日本精工愛普生株式會社（以下簡稱Epson）提起337調查申請，指控24家公司（包括9家中國公司）向美國進口和/或銷售的數百種噴墨墨盒產品，侵犯其在美國的11項發明專利權，并請求USITC頒布普遍排除令等。
565案專利主要涉及墨盒的海綿，密封圈及芯片等，例如7觸點芯片墨盒等，下圖1中涉案美國專利US6502917展示了芯片的排列機構。
‘917專利附圖
被控侵權產品圖片
可能是產品與專利有沖突，或者是對于337調查規則不甚了解，本案中很多企業缺席或被裁定缺席，但也有涉案企業進行了積極的抗辯，最終耗時近一年半，USITC于2007年10月19日發布普遍排除令、有限排除令以及禁止令。
涉案企業不服，上訴至美國聯邦巡回上訴法院（CAFC），CAFC維持了USITC的裁決。同時，我們注意到涉案企業也有進行了海關請求程序（Customs Ruling）及USITC咨詢意見(USITC Advisory Opinion)等程序,歷時數年，耗資巨大。
此案的裁決，對于當時正處在上升期的中國兼容墨盒行業造成了巨大打擊，排除令的頒布使得很多兼容廠商的噴墨產品出美受阻。
值得一提的是，天威集團是噴墨耗材的奠基企業，早在2000年，天威就針對OEM噴墨相關的專利未雨綢繆，進行了創新設計，推出了創新的86T墨盒， 并獲得國家知識產權局與世界知識產權組織聯合頒發的第九屆中國專利金獎。
天威“86T”墨盒系列
天威“86T”中國專利金獎
02 337-TA-731佳能碳粉盒案
731案是日本Canon公司提起的第一起337調查，也是激光打印耗材相關的第一起337調查。1995年左右，Canon開始布局一種名為“扭曲齒輪”（Twisted gear）的驅動力傳遞部件，并在日本、美國、歐洲及中國等全球各地提出專利申請。
扭曲齒輪
具有扭曲齒輪的感光鼓
2010年6月28日， Canon提起337調查，指控20家企業（包括6家中國公司）在美進口和/或銷售的碳粉盒產品侵犯其2件美國專利US5903803及US6128454，請求USITC頒布有限排除令。
本案中涉案企業開始進行了積極應訴，后續可能由于涉案專利無效困難，應訴成本高昂等，最終所有被告于2011年4月與Canon簽署同意令，同意不在美國進口或銷售涉案碳粉盒。2011年5月5日， 本案歷時不到一年，正式結束。
03 337-TA-829佳能碳粉盒案
繼Canon提起的第一起337調查—337-TA-731調查結束不到一年后，2012年1月23日，Canon再次提起337調查，指控包括4家中國公司在內的34家公司在美進口和/或銷售的碳粉盒侵犯其2件美國專利，這兩件專利與Canon在731案中主張的專利完全相同，但是比731案針對的被告范圍更廣,并請求USITC頒布普遍排除令等。
829案中，除了一個被告基于同意令結束調查外，其他被告均未應訴，最終被裁定為缺席。歷時近一年半，2013年6月28日，USITC發布了普遍排除令和禁止令。
權利人在731案中，僅針對列明被告要求有限排除令，最后所有被告都以簽署同意令方式結案，這應該是權利人的策略，先針對特定企業“試點”阻擊，后進行全行業普遍排除令打擊。
與565案一樣，天威也未被列為731及829案的被告，得益于其早在2007年就針對OEM的扭曲齒輪專利進行了創新設計，推出了Notwist gear創新設計，并獲得了美國專利授權US8275291。
天威“Notwist”美國專利授權
珠海特區報報道
04 337-TA-918佳能碳粉盒案
2007年左右，Canon在全球范圍內開始布局其“萬向節”（Dongle gear）齒輪設計，并在全球范圍進行相關專利的布局與申請。
2014年5月7日，Canon向USITC提起337調查申請，指控33家公司（包括11家中國公司）在美進口和/或銷售的碳粉盒侵犯其9件美國專利，并請求USITC頒布普遍排除令。
“萬向節”齒輪結構
CE505A碳粉盒
被訴的中國被告中僅1家公司缺席應訴，其余中國被告均積極應訴，最終基于同意令結束調查。歷時一年三個月，2015年8月31日，USITC發布普遍排除令和禁止令。
我們認為“萬向節”齒輪是權利人考慮到“扭曲齒輪”產品的性能及專利的保護期限等而進行的技術更新迭代，從技術創新到專利布局都不可不謂是一個經典典范。
05 337-TA-1106佳能碳粉盒案
2013年左右，Canon對“萬向節”設計進行升級創新，2016年到2017年，利用美國專利繼續申請（continuation application）制度，進行了新的專利申請，擴大了337-TA-918涉案專利的保護范圍，并在這批繼續申請專利獲得授權后約半年左右，2018年2月28日，提起新的337調查，指控49家公司（包括14家中國公司）在美進口和/或銷售的碳粉盒侵犯其9件美國專利。USITC立案案號為337-1106。
“萬向節”續申請結構
該案中被訴的主要被告天威、納思達等均進行了積極應訴。
2018年8月30號，USITC組織了馬克曼聽證（markman hearing），針對涉案權利要求保護范圍，雙方進行了激烈的辯論。2019年2月28日， USITC行政法官作出了專利權利要求保護范圍的限制性解釋，即有利于被告的解釋。2019年3月13日，行政法官初裁，作出了天威、納思達等涉案產品不侵權的裁決；2019年5月20日，USITC終裁維持了行政法官作出的裁決，并終止調查。權利人于2019年5月31日向CAFC提起上訴，2020年4月20日，CAFC作出判決，維持USITC做出的不侵權裁決。
天威、納思達等兼容耗材生產商經過不懈的努力，獲得本案全面勝利，這是兼容耗材行業與OEM知識產權糾紛數十年博弈中的一次重要勝利，某種意義上具有里程碑意義。
06 337-TA-1174兄弟碳粉盒案
1174案是日本兄弟公司（簡稱Brother）提起的第一起337調查。2019年8月19日，兄弟向USITC提起337調查申請，指控32家公司（包括8家中國公司）在美進口和/或銷售的碳粉盒侵犯其5件美國專利。與之前的337調查不同的是，1174案被告大多數為Amazon銷售商或經銷商，僅有一家生產商。
1174案專利涉及Brother的檢測齒輪、導電電極以及齒輪鏈。
檢測齒輪結構
涉案產品
應訴的企業共11家，在積極進行抗辯的同時，部分被申訴的企業均先后推出了新的不侵權設計，并與權利人通過“Joint Stipulation”方式確認創新設計將不被任何排除令所排除。
歷時一年三個月，2021年11月23日，USITC作出終裁，發布普遍排除令和禁止令。
從以上幾個典型337調查案，可以看出，337調查具有審結周期較短、應訴成本高昂、懲罰措施嚴厲等特點。
四十年的行業發展歷程表明：不是投資在前面的創新，就是投資在后面的訴訟。在面對OEM的專利布局時，必須盡早技術創新，做好未雨綢繆；在面對海外知識產權訴訟時，應當專業理性，積極應對。只有做到“打鐵還需自身硬”，持續不斷投入技術創新，尊重知識產權，運用知識產權規則，才能在日益競爭激烈的市場中穩扎穩打，勇立潮頭。
近幾年OEM采取了337調查、法院訴訟、及線上維權等多種方式，組合維權，行業需要進一步高度關注技術創新和知識產權保護問題。創新是可持續發展的根本，唯有持續技術創新，企業才能良性發展，行業才能贏得美好未來。
彈指四十，回望過去，篳路藍縷；展望未來，風華四十，創新遠航。
附表：打印耗材行業相關337調查
（如有任何問題，可以聯系inngmo@innopat.com.cn）
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