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2017年5月30日，美國最高法院（美高院）針對Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.（利盟國際）（“利盟專利案”）一案作出最終裁決。美高院在專利權耗盡（patent exhaustion）的問題上推翻了美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）的既往判例。美高院裁定，專利權人的產品一經合法售出，所銷售產品的專利權即被耗盡，無論專利權人試圖在銷售地點方面施加任何限制。換言之，專利產品只要銷售出去了，不管美國境內還是境外，專利權都將耗盡。同時最高法院還裁定，專利權人用售后限制條款來避免專利權耗盡的做法是無效的。

此判決一出，簡直是對聯邦巡回上訴法院判決的驚天逆轉，產業界、法律界及實務界等都感覺耳目一新，為之一振。尤其是在產業界，打印耗材行業歡聲一片，感覺再生行業似乎可以從此“一馬平川”，美國似乎從此大開了“再生之門”。

結合我們對打印耗材行業多年技術、市場及專利等的持續觀察、分析，就美高院對利盟專利案的判決，與大家分享幾點看法：

一、 案情回顧

利盟為美國著名打印機廠商，其主要設計、制造和銷售打印機及其相應的打印耗材，例如鼓粉盒（toner cartridge）等。當鼓粉盒內的碳粉用完時，可以重新填充碳粉并再次使用。這使得其他公司有機會從美國和國外的采購商那里獲得空的利盟鼓粉盒，并將其重新填充碳粉，然后以較低的價格進行轉售。

為了確保利潤，利盟提供了兩種銷售方案給消費者。一種方案是以原價銷售鼓粉盒，沒有任何售后限制；另一種方案是推出鼓粉盒“回收計劃”（Return Program 或 “Prebate” Program），鼓勵消費者用完之后退回舊的鼓粉盒，以便讓利盟進行填充翻新后再重新銷售。通過該“回收計劃”購買鼓粉盒的消費者能夠獲得一定的折扣，并且仍然可以擁有該鼓粉盒。但作為交換條件，消費者需要接受利盟所提出的“一次性使用”（single use）以及禁止將空盒轉售給他人（no resale）的售后限制條款。也就是說，消費者不得在使用完畢后自行填充再利用，也不得將用完的鼓粉盒轉售或轉讓給利盟以外的第三方。為了達到這種限制目的，利盟在每個參加“回收計劃”的鼓粉盒中安裝了控制芯片，以防止消費者重復使用。

本案的被告Impression Products公司直接向消費者回收使用過的鼓粉盒并在美國境內轉售，然后利用第三方公司更換利盟安裝在鼓粉盒中的芯片。Impression Products公司收購的鼓粉盒主要有兩個來源：利盟在美國銷售的“回收計劃”鼓粉盒；利盟在海外銷售的原價鼓粉盒和“回收計劃”鼓粉盒。

利盟于2010年向美國俄亥俄州南區聯邦地方法院控告Impression Products公司回收、填充、翻新并再次銷售利盟鼓粉盒的行為侵犯了其鼓粉盒專利。該案涉及的產品有：T420; T620/622; T630/632/634; T640/642/644; T650/652/654/656; E120; E220; E230/232/234/238/240; E260; E320/322等；涉及的專利有：美國專利號：5,337,032; 5,634,169; 5,758,233; 5,768,661; 5,802,432; 5,875,378; 6,009,291; 6,078,771; 6,397,015; 6,459,876等。

在上述案件的一審中，案件主要的爭論焦點在于：1）專利權耗盡應不應受到合同限制條款的約束？2）專利權耗盡是否只屬于國內用盡，而非國際用盡？針對這兩個問題，美國聯邦地區法院在第一個問題上支持了被告Impression Products，認為售后限制條件不應該影響專利權耗盡的適用；在第二個問題上則站在了原告利盟這一邊，認為專利權耗盡只屬于國內耗盡，而非國際耗盡。

此后原告利盟提出上訴。美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）于2016年2月發布二審全院庭審判決（En Banc）。CAFC裁決認為，利盟專利產品于美國境外銷售的情形，并不能導致利盟對該產品在美國境內耗盡專利權，當Impression Products對利盟的鼓粉盒進行翻新并進口和轉售回美國時，利盟有權起訴Impression Products專利侵權；CAFC同時還裁定，利盟對“回收計劃”鼓粉盒的授權銷售及使用訂立了特定限制或保留條款，可導致該銷售產品不適用專利權耗盡原則，當Impression Products銷售此類鼓粉盒時，利盟仍然可以起訴其專利侵權。

2016年12月，美國聯邦最高法院同意了被告Impression Products對于本案的再審請求。經過審理，推翻了CAFC的上述兩項裁定。最高法院裁決認為：（1）盡管專利權人利盟針對“回收計劃”鼓粉盒的授權銷售及使用訂立了特定限制或保留條款（將專利產品的所有權進行轉移的同時又特別規定產品使用或轉售的售后限制措施），然而這并不能避免專利權用盡；（2）利盟專利產品于美國境外首次銷售，等同于在美國境內的銷售情形，同樣導致了專利權耗盡，即專利權國際用盡（international exhaustion）。

二、 對企業、行業的影響

1.  對于再生行業而言，例如打印耗材的墨盒或鼓粉盒，比較困難的是如何獲得這些使用過的空墨盒或鼓粉盒。之前美國對于這些空盒的要求是“first sold in US”（首次銷售發生在美國），這對于再生企業來說，顯然要求是非常高的。例如第一步要證明空盒是從美國回收來的。這一步需要很多證明，例如報關單、發票、回收提供商等的證明（例如來自學校、醫院還是商店等）。再者，即便可以證明“first collected in US”（回收來的空盒來自美國），又要如何證明這些空盒的首次銷售是發生在美國的呢？對于企業來說這種證明的負擔可謂不堪重“負”；

2.  美高院的這個決定可以給企業大大松綁。由于可以不分國別地使用空盒，因而會使得空盒的價格降低，這無疑將降低再生產品的價格；

3.  美高院的這個決定不僅使再生行業的生產、貿易更加便利，也是消費者利益的一個有益維護，可讓消費者得到更加實惠的替代產品的選擇；

4.  美高院也提到了關于專利產品“resale”（再次銷售）的限制約定在專利法項下無效，但可以用合同法來規制處理等；這也向專利權人（例如打印機的原裝廠商等）給出了指引，或許打印機的原裝廠商們可利用相關訴訟進行進一步印證。

在為“首次銷售發生在美國”的要求終結及專利權“international exhaustion”（國際耗盡）叫好，認為美國大開了再生的“方便之門”的同時，我們也應該看到這個“國際耗盡原則”的基礎在于其他地區的產品銷售者仍然是美國同樣的專利權人。如果上述權利人采取一些措施來分散權利，或轉移權利，到時候是否屬于專利權耗盡或國際耗盡等也需要通過一些案例來進一步明確。

我們之前處理過關于再生墨盒的CANON v. RA案。當時日本東京地方法院判決RA勝訴，東京高等法院判決CANON勝訴，直至上訴到日本最高院，合理的“修理”或不被允許的“再造”，“國內耗盡”還是“國際耗盡”的問題精彩紛呈，引人入勝；而本次Impression Products v. 利盟專利案與再生鼓粉盒相關，從聯邦地方法院上訴到聯邦巡回上訴法院，最后到美國最高院，一路峰回路轉，蕩氣回腸。

2016年3月末，天威的部分再生鼓粉盒因涉嫌違反337-918調查案（“萬向節”齒輪案）的普遍排除令，遭遇美國海關扣貨。天威知識產權團隊積極應對，準備好了美國海關要求的相關材料，如“First sold in US（首次銷售發生在美國）”及“Permissible Repair（合理修理）”等相關的證明材料。天威提供的相關材料讓美國海關相信天威的再生鼓粉盒并沒有違反337-918調查案中的普遍排除令；很快2016年4月時美國海關就對天威的再生鼓粉盒予以了放行，天威產品成功突破了美國337調查案的屏障。當時珠海特區報、珠海電視臺及南方都市報等都對此進行了廣泛的報道。

這些案子都是與打印耗材相關的，可謂“小耗材、大IP”。從某種程度上而言，打印耗材的技術問題可能不是特別復雜，但IP問題卻是豐富多彩，特別是再生的法律問題，更是復雜多變，極具挑戰性。

本次美高院的判決也再次印證了司法沒有絕對的對錯，更多的是立場和導向；而立場和導向也有賴于企業、行業的深度研究和積極參與；本案中不少企業及行業的有識之士都為此做出了持續多年堅持不懈的努力。有時一些權利人可能也是游走在法律的邊緣，只要企業努力，有理有據；行業齊心協力，積極爭取，尊重游戲規則，特別是參與國際競爭，用好用活國際規則，就可以為企業、為行業贏得更大的空間、更好的平臺。美國對“再生”的大門似乎初現“大開”的跡象？但再生問題除了“首次銷售發生在美國”的問題之外，還有“permissible repair”（可允許的修理）或“impermissible reconstruction”（不被允許的再造）等問題，這些問題也是從事再生產品的生產、制造、銷售、出口等企業必須要考慮的其他主要問題。

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