打印耗材第11個普遍排除令發布
再生時代獲悉,2022年8月1日,美國國際貿易委員會(USITC,以下簡稱“ITC”)就佳能337-TA-1259調查(碳粉筒“導軌”相關)案發布終裁,頒布普遍排除令(General Exclusion Order - GEO)。距7月20日337-1260(碳粉筒“泵”相關)頒布普遍排除令(GEO)不到半個月,佳能又獲得了GEO。
1259案GEO的頒布,使得打印耗材的GEO累計達到11個。打印耗材總共17起337調查,15起337調查主張了GEO,11起獲得GEO的頒布,GEO的頒布率遠高于其他行業。打印耗材產品看似不大,但IP問題著實不小,可謂“小耗材 大IP”。
普遍排除令是ITC頒布的最為嚴厲的救濟/懲罰措施,簡單來講,“對事不對人”,只要專利涉及到的產品,都可能被排除在美國市場之外。
智專對兩案進行了簡單的小結:
337-1259調查包括10件美國專利,分別是US10209667,US10289060,US10289061,US10295957,US10488814,US10496032,US10496033,US10514654,US10520881以及US10520882,屬于同族專利(如下圖)。主要描述了一種創新的墨粉供應容器,該碳粉供應容器兩側設有軌道,使得用戶可以輕易安裝和拆卸,同時避免碳粉在復印機的內部和外部溢出。
337-1259佳能主張的專利及其權利要求
337-1259案被告數量為26家,分別是:
Ninestar Corporation;(納思達股份有限公司)
Ninestar Image Tech Limited;(納思達-香港)
Ninestar Technology Company, Ltd.;(納思達-美國)
Static Control Components, Inc.;(美國SCC公司)
General Plastic Industrial Co. Ltd.;(GPI-中國臺灣)
Katun Corporation;(美國公司)
Sichuan XingDian Technology Co., Ltd.;(四川星電科技有限公司)
Sichuan Wiztoner Technology Co., Ltd.;(四川弘電科技有限公司)
Anhuiyatengshangmaoyouxiangongsi;(安徽亞騰商貿有限公司)
ChengDuXiangChangNanShiYouSheBeiYouXianGongSi;(成都祥暢南石油設備有限公司)
Copier Repair Specialists, Inc.;(美國公司)
Digital Marketing Corporation;(美國公司)
Do It Wiser LLC;(美國公司)
Easy Group, LLC;(美國公司)
Hefeierlandianzishangwuyouxiangongsi;(合肥爾嵐電子商務有限公司)
Ink Technologies Printer Supplies, LLC;(美國公司)
Kuhlmann Enterprises, Inc.;(美國公司)
LD Products, Inc.;(美國公司)
NAR Cartridges;(美國公司)
Shenzhenshi Keluodeng Kejiyouxiangognsi;(深圳市可洛登科技有限公司)
Sun Data Supply, Inc.;(美國公司)
The Supplies Guys, LLC;(美國公司)
MITOCOLOR INC.;(美國公司,非珠海名圖科技有限公司)
Xianshi yanliangqu canqiubaihuodianshanghang;(西安市閻良區燦秋百貨店商行)
Zhuhai Henyun Image Co., Ltd.;(中國珠海公司,中文名未知)
Zinyaw LLC(美國公司)
26家被告中,納思達及其關聯公司(Ninestar Corporation, Ninestar Image Tech Limited, Ninestar Technology Company, Static Control Components,)和它的銷售商(Easy Group, LD Products, and The Supplies Guys)在案件剛開始時積極應訴,后來以銷量小為由選擇缺席。
General Plastic Industrial Co. Ltd. (GPI), Katun Corporation, and Sun Data Supply, Inc.(Katun是GPI的關聯公司,而Sun Data是GPI和Katun的銷售商)等3家公司則簽署了同意令(Consent Order)。剩下的包括1260案所有被告在內的16家公司全都缺席。
337-1260是337-1259的“孿生案”,由Canon 同一天提起,后被ITC依不同專利組一分為二。337-1260調查包括3件美國專利,分別是US8565649,US9354551和US9753402,屬于同族專利。(詳見:《打印耗材第10個普遍排除令頒布》)
同337-1260一樣,ITC曾就“佳能是否滿足國內產業條件”的問題決定重新審查337-1259的初裁。佳能向兩個初裁審查提交的證據大致相同,詳細列明了被告侵權事實以及佳能在美國的各項技術或經濟活動。當然,最終結果也和337-1260一樣:ITC確認佳能滿足國內產業條件。不過這次ITC撤銷了初裁中關于Sun Data滿足進口要求的決定。
除發布普遍排除令之外,兩個案子中,ITC都針對Do It Wiser等被告發布了禁止令(Cease and Desist Order-CDO),禁止他們在美國繼續銷售涉案產品。
同時發布GEO和CDOs之后,還有一個總統審查期(60天),期內想要繼續向美國進口相關產品的公司,必須向美國海關交付保證金;對于被發布了禁止令還想繼續售賣侵權產品的公司,則需要向ITC委員會交付保證金。
這兩個案子歷時15個月,至此已基本結束。
1259案,開始納思達和GPI積極應訴,后由于涉案產品銷量較小,納思達主動選擇了缺席;GPI開始也準備了大量的在先技術進行專利無效抗辯,但很快GPI選擇了簽署同意令;其他公司全部缺席。1260案,被告主要是電商,全都缺席。這可能為這兩個案子GEO頒布埋下了隱患。
ITC已經將侵權進口商名單發給了美國海關,同時還有涉案產品的海關編碼:HTSUS Numbers 8443.99.20, 844399.25, 8443.99.30, 8443.99.40, 8443.99.50, and 8443.99.45.(與337-1260案海關編碼相同)。雖然現在還在總統審查期內,但是海關已經有權扣押繼續進口的侵權產品,進口商必須交付100%的保證金才能通過海關。
打印耗材企業,如果想就專利相關產品(GPR-51, GPR-52, GPR-53等)繼續進口美國,需要立即圍繞相關專利進行創新設計,也可以選擇已經有創新設計的企業作為合作伙伴。
據了解,天威(PRINT-RITE)已有相關產品的創新設計,已經獲得美國律師的專利不侵權評估,同時,也獲得了美國專利授權。
到目前為止,打印耗材行業的GEO已經達到了11個,遠高于其他行業。這與行業本身的特點有密切關系,打印耗材依附于打印設備存在,而打印設備原裝廠商(OEM)掌握著打印設備設計的主動權,對小小打印耗材進行了大量的專利布局,兼容耗材動了OEM的“奶酪”,OEM不遺余力的專利維權,也可謂情理之中。
智專表示,廣大企業應堅持創新,重視知識產權,對相關產品的專利及侵權訴訟進行密切跟蹤,盡最大可能保證產品IP安全,以避免后期不必要的訴訟或337調查的被動。同時對現有產品進行深入細致的專利不侵權檢查分析,或選擇IP安全值得信賴的合作伙伴,確保安全出口,安心遠航。
更多OEM最新專利信息、下架行動、法院訴訟或337調查等糾紛動態,可以聯系inngmo@innopat.com.cn。
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